В моей предыдущей заметке шла речь об инициативе патентного ведомства США по повышению ясности патентных заявок путем включения в текст заявки словаря использованных терминов (Glossary Pilot Program). О важности этой инициативы для патентной системы США свидетельствует уже само участие в ее подготовке крупных организаций и компаний, среди которых — BSA (The Software Alliance), Computer & Communications Industry Association, Electronic Frontier Foundation, Google Inc. и IBM Corporation. Далее несколько слов о том, почему этот шаг признается патентной отраслью достаточно важным.
Пилотная программа повышения ясности патентных заявок нацелена на те отрасли, в которых патенты чаще всего основаны на «функциональных» формулировках – так называемые «софтверные» патенты и патенты на «бизнес-методы». Насколько много таких патентов? По данным Envision IP, десятка лидеров по общему числу патентов, выданных в США в 2014 г., получила более 8600 «софтверных» и «бизнес»-патентов.
При этом у Google и Microsoft доля таких патентов составила более половины от общего количества полученных патентов, у IBM – более трети, у Apple – более четверти.
Иными словами, количество таких патентов в США значительно и патентное сообщество обеспокоено их качеством. Попытаемся абстрагироваться от шумных судебных разбирательств (прежде всего, Alice v. CLS Bank), в которых больше корпоративной политики, чем патентной науки, и рассмотреть эту проблему с точки зрения патентоведения. Интересное в этой связи исследование предпринял Шон Миллер (Shawn P. Miller) в работе [1], где проанализировано 966 решений Апелляционного суда федерального округа по 1420 патентам за одиннадцать лет (с начала 2002 г. по конец 2012 г.). В 32,6% из этих случаев суд признал формулировки патентных формул ошибочными. При этом среднее количество негативных решений суда по «софтверным» патентам оказалось приблизительно на 15% больше, чем по прочим рассмотренным судом патентам.
Миллер отмечает, что ошибки были обнаружены в «софтверных» патентах — как использующих «функциональные» формулировки (means plus function constructions), так и не использующих их, однако количество ошибок при «функциональном» патентовании оказалось заметно выше (72% против 53%). Впрочем, эта тенденция выявлена и в обычных, не-«софтверных» патентах (45% против 36%).
Бредли Райт (Bradley Wright) в работе [2], посвященной анализу ошибок при «функциональном» патентовании, указывает на наиболее распространенные недостатки и уязвимые места в «функциональных» формулах изобретения: неоправданное расширение объема охраны по отношению к описанию изобретения; отсутствие хотя бы некоторых конструктивных элементов, соответствующих реально существующим (т.е. известным) техническим решениям; неправомерное смешение признаков устройства с признаками его использования; неоправданное использование термина «средство» (means) не только в функциональных признаках, но и в обычных конструктивных признаках изобретения.
Роберт Фабер (Robert Faber) в главах, посвященных «софтверным» изобретениям, «бизнес-методам» и «функциональным» изобретениям своей капитальной монографии [3], подробно разбирает эти и другие ошибки на примерах судебных кейсов.
Эндрю Райли, Джонатан Страуд и Джефри Тоттен в статье [4], описывающей сравнительно недавно возникшую практику оспаривания патентов по процедуре CBM (covered business method), указывают на более высокую (в ряде случаев) эффективность набирающего «популярность» пути аннулирования патентов путем отнесения их к «бизнес-методам» и применения соответствующего правового механизма, по сравнению с традиционным путем на основе §101 MPEP (Manual of Patent Examining Procedure), поскольку CBM предполагает более жесткие требования и к формуле, и к описанию изобретения, а после вступления в силу AIA (America Invents Act) понятие CBM стало толковаться значительно шире, чем это предполагалось ранее.
Здесь следует заметить, что изобретения, реализуемые программным обеспечением, зачастую относятся одновременно и к «софтверным» изобретениям, и к «бизнес-методам», и к «функциональным» изобретениям. Это усложняет их патентование и делает полученные на них патенты более уязвимыми, поскольку такие патенты могут быть атакованы с разных сторон. Поэтому включение в текст заявки словаря терминов, использованных в заявке, представляется хорошим способом повышения как потенциальной патентоспособности заявленного изобретения, так и потенциальной устойчивости будущего патента, даже если патентная заявка не участвует в американской словарной пилотной программе.
Литература
1. Shawn P. Miller. “Fuzzy” Software Patent Boundaries and High Claim Construction Reversal Rate. 17 Stanford Technology Law Review, p. 809-841. – Stanford Law School, 2014
2. Bradley C. Wright. Functional Claiming and Functional Disclosure. 6th Annual Advanced Patent Law Institute, January 20-21, 2011, Alexandria, VA. – Banner & Witcoff, Ltd., 2011
3. Robert C. Faber. Landis on Mechanics of Patent Claim Drafting, Fifth Edition. – Practising Law Institute, 2005
4. P. Andrew Riley, Jonathan R.K. Stroud, and Jeffrey Totten. The Surprising Breadth of Post-Grant Review for Covered Business Method Patents: A New Way to Challenge Patent Claims. The Columbia Science & Technology Law Review, Vol. XV, Spring 2014
Автор: Stanislav_F
