Самое главное о том, что изменилось в законодательстве в отношении служебных изобретений и что это значит для работодателя.
Ситуация со служебными изобретениями была достаточно подробно рассмотрена в публикации «Работодателю о служебном изобретении». Изменения в части четвертой ГК РФ в редакции федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступающие в действие с 01.10.2014, и принятие постановления Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы», вступающего в действие с 01.10.2014, затрагивают правовой статус служебного изобретения и, несомненно, повлияют на правоприменительную практику, касающуюся служебных изобретений и изобретений, не являющихся служебными, но представляющих собой пограничные случаи, в том числе изобретений, созданных при выполнении работ по договору.
1. Общий правовой режим служебных изобретений
Пункт 3 статьи 1370 ГК РФ изложен в новой редакции:
Исключительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между работником и работодателем не предусмотрено иное.
В этом пункте следует обратить внимание на то, что в предыдущей редакции эта норма содержала указание на трудовой или иной договор между работником и работодателем, что позволяло включать положения о служебном изобретении в коллективный договор (статья 40 ТК РФ). Согласно новой редакции, положения о служебном изобретении следует включать только в индивидуальные договоры.
В пункт 4 статьи 1370 ГК РФ введен новый абзац, определяющий права наследников автора изобретения:
Право на вознаграждение за служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец неотчуждаемо, но переходит к наследникам автора на оставшийся срок действия исключительного права.
Автор не может передать кому-либо свое право на вознаграждение, но этим правом могут воспользоваться его наследники вплоть до окончания срока действия патента.
Поскольку альтернативой патентованию изобретения является его содержание в тайне, в частности, в режиме секрета производства (ноу-хау), следует обратить внимание также на изменение статьи 1465 ГК РФ, в которой указаны меры соблюдения конфиденциальности секрета производства:
1. Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющие действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны.
2. Секретом производства не могут быть признаны сведения, обязательность раскрытия которых либо недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом или иным правовым актом.
Ранее законодательство указывало на необходимость введения режима коммерческой тайны для охраны секрета производства. Новая редакция статьи 1465 ГК РФ рассматривает режим коммерческой тайны лишь как одну из разумных мер, которую обладатель секрета производства может выбрать для соблюдения конфиденциальности. Это существенно расширяет арсенал мер технического, организационного и юридического характера, которые в случае спора между автором изобретения и его работодателем относительно права автора на самостоятельное патентование и использование изобретения могут быть признаны судом как достаточные для соблюдения конфиденциальности. Соответствующие изменения внесены также и в Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне».
2. Вознаграждение за служебное изобретение
Пункт 1 Правил выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее – Правила) определяет область действия Правил:
Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы (далее – вознаграждение).
Действие настоящих Правил не распространяется на случаи заключения работодателем и работником договора, устанавливающего размер, условия и порядок выплаты вознаграждения.
Этот пункт Правил закрепляет субсидиарный характер их действия, т.е. устанавливает приоритет условий договора между работником и работодателем в отношении вознаграждения за служебное изобретение.
Пункт 2 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения за создание служебного изобретения:
За создание служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца вознаграждение должно составлять 30 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебного изобретения, за последние 12 календарных месяцев и 20 процентов средней заработной платы работника, являющегося автором служебной полезной модели, служебного промышленного образца, за последние 12 календарных месяцев, которая исчисляется на дату подачи работодателем заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо на день принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо на день передачи работодателем права на получение патента другому лицу.
Указанная выплата в зависимости от оснований возникновения права работника на вознаграждение осуществляется работодателем единовременно не позднее 2 месяцев со дня получения работодателем патента на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец, либо со дня принятия им решения о сохранении информации о них в тайне, либо со дня передачи работодателем права на получение патента другому лицу, либо не позднее 18 месяцев с даты подачи заявки на получение патента на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец в случае, если работодатель не получил патент по поданной им заявке по зависящим от него причинам.
Ранее принятый порядок, установленный Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 14 августа 1993 г. № 822 «О порядке применения на территории Российской Федерации некоторых положений законодательства бывшего СССР об изобретениях и промышленных образцах» и Законом СССР от 31 мая 1991 г. № 2213-I «Об изобретениях в СССР» определял минимальный размер вознаграждения равным 15 процентам прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем-работодателем от использования изобретения, или не менее чем 2 процентам от доли себестоимости продукции (работ и услуг), приходящейся на данное изобретение, если полезный эффект от изобретения не выражается в прибыли или доходе). Надо полагать, что шаманство с определением величины прибыли и манипуляции с себестоимостью при определении размеров вознаграждения остались в прошлом. Правительство однозначно привязало размер вознаграждения к средней заработной плате работника, побуждая последнего еще раз задуматься о справедливости мироустройства. Причем это справедливо как для компаний с «черной» или «темно-серой» зарплатой, так и для «белых» компаний, ибо 30% зарплаты «джуниор девелопера» не то же самое, что 30% зарплаты «СЕО».
Поскольку в Правилах особо не указано, в отношении каких патентов действуют Правила, можно предположить, что правительство под патентом подразумевает любой патент любого государства или международный патент (например, европейский или евразийский) и обязанность выплаты вознаграждения возникает в связи с патентными заявками или патентами во всех странах. То есть при патентовании изобретения в двадцати-тридцати странах с наиболее развитыми рынками (типичный случай для областей IT, telecom или FMCG) суммарное вознаграждение за создание служебного изобретения будет не таким уж малым. Впрочем, как говорится, правоприменительная практика покажет.
Следует отметить, что Правила предусматривают одноразовое вознаграждение за создание служебного изобретения. На мой взгляд, балансу интересов работодателя и работника в большей степени соответствует двухступенчатая схема выплаты вознаграждения за создание служебного изобретения, при котором первая часть вознаграждения выплачивается в течение определенного срока (например, одного месяца) после подачи заявки на изобретение (полезную модель) или после передачи работодателем права на получение патента другому лицу, а вторая часть – в течение определенного срока (например, одного месяца) после получения патента или отказа в выдаче патента или признания заявки отозванной по зависящим от работодателя причинам.
Такая схема позволяет более справедливо разделить риски автора служебного изобретения и его работодателя и одновременно повысить заинтересованность авторов в изобретательской деятельности, поскольку первый финансовый результат они получат гораздо быстрее, чем в случае привязки всей выплаты к получению патента или к отказу в выдаче патента, ведь процедура рассмотрения патентной заявки обычно длится от одного года до пяти лет.
При этом первая часть вознаграждения может быть меньше и даже существенно меньше второй, это позволяет снизить риски работодателя, связанные с непатентоспособностью изобретения, в том числе, с качеством самого патентуемого технического решения, которое может быть совершенно неочевидным для работодателя в момент принятия решения о патентовании.
Пункт 3 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения за использование служебного изобретения:
За использование работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере его средней заработной платы за последние 12 календарных месяцев, в которых такие изобретение, полезная модель, промышленный образец были использованы.
Вознаграждение выплачивается в течение месяца после истечения каждых 12 календарных месяцев, в которых использовались такие изобретение, полезная модель, промышленный образец.
Использование изобретения или полезной модели определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 1358 ГК РФ. При этом следует учитывать зависимость изобретений, когда использование первого изобретения автоматически означает использование и второго изобретения, от которого зависит первое изобретение (пункт 4 статьи 1358 ГК РФ). Вознаграждение выплачивается за использование каждого изобретения в цепочке зависимых изобретений.
Пункт 4 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения в случае предоставления третьим лицам лицензии на использование служебного изобретения:
В случае предоставления работодателем иному лицу права использования служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца по лицензионному договору работнику, являющемуся их автором, выплачивается вознаграждение в размере 10 процентов суммы обусловленного лицензионным договором вознаграждения.
Выплата вознаграждения работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, осуществляется работодателем в течение месяца со дня получения им вознаграждения, обусловленного лицензионным договором, или части такого вознаграждения в случае, если лицензионным договором предусмотрена выплата в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
Отметим, что вознаграждение за служебное изобретение выплачивается с каждого лицензионного договора, причем, видимо, относящегося к каждому патенту в каждой стране или группе стран.
Пункт 5 Правил определяет размер и срок выплаты вознаграждения в случае отчуждения третьим лицам патента или права на получение патента на служебное изобретение:
В случае передачи работодателем иному лицу права на получение патента или исключительного права на служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец по договору о передаче права на получение патента или договору об отчуждении исключительного права работнику, являющемуся автором таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, выплачивается вознаграждение в размере 15 процентов предусмотренного договором вознаграждения в течение месяца со дня получения работодателем указанного вознаграждения.
Пункт 6 Правил регламентирует распределение вознаграждения за служебное изобретение между авторами в случае лицензирования или продажи патента:
В случае если служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец были созданы совместным творческим трудом нескольких работников, являющихся соавторами таких изобретения, полезной модели, промышленного образца, вознаграждение в случаях, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящих Правил, распределяется между ними поровну, если соглашением между такими работниками не предусмотрено иное.
Здесь следует отметить, что пункты 5 и 6 Правил подразумевают, что обязанность выплаты вознаграждения автору служебного изобретения в случае предоставления лицензии или отчуждения третьим лицам патента или права на получение патента сохраняется за работодателем и в случае, когда выплаты третьих лиц работодателю распределены во времени. Однако можно предположить, что это не означает, что обязанность выплаты вознаграждения автору служебного изобретения в этих случаях не может быть передана работодателем приобретателю лицензии или патента или права на получение патента по договору с таким приобретателем. На это указывает субсидиарный характер действия Правил.
Пункт 7 Правил определяет обязанность работодателя выплачивать вознаграждение за служебное изобретение после увольнения работника:
В случае прекращения трудовых отношений между работником, являющимся автором служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца, и работодателем обязанность работодателя осуществлять выплату вознаграждения сохраняется.
Даже если увольнение работника является «недружественным», есть смысл договориться о способе связи с ним, чтобы не пришлось потом отчаянно разыскивать его где-нибудь в Долине или на Бали, чтобы заплатить причитающееся ему вознаграждение. А в свете уже упомянутого пункта 4 статьи 1370 ГК РФ есть также смысл поинтересоваться координатами его потенциальных наследников.
Отметим также, что из пункта 5 статьи 1246 ГК РФ в новой редакции исключено определение минимальные применительно к ставкам вознаграждения и дано прямое указание на применение этих правил только в отсутствие соглашения между работником и работодателем:
Правительство Российской Федерации вправе устанавливать ставки, порядок и сроки выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные промышленные образцы. Данные ставки, порядок и сроки применяются в случае, если работодатель и работник не заключили договор, устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец.
Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что законодатель отходит от концепции минимальных ставок и стимулирует стороны определять свои права и обязанности в соответствии со свободой договора.
3. Заключение
В заключение подчеркнем, что даже худой мир лучше доброй ссоры и лучше заранее озаботиться должным договорным оформлением взаимоотношений будущего владельца патента (работодателя) и авторов изобретения, чем полагаться на справедливость суда в будущем. Договор может содержать условия, наиболее подходящие для каждого конкретного случая, причем условия для автора могут быть формально лучше или хуже тех, что предусмотрены Правилами. Кроме того, такой договор может содержать дополнительные условия, касающиеся действий автора изобретения, например, обязательство в разумных пределах участвовать во внедрении изобретения в производстве или содействовать подготовке ответов на запросы и уведомления патентных ведомств в ходе экспертизы заявок, составлению претензий потенциальным нарушителям патентов на изобретения этого автора и т.п., в том числе и после увольнения.
Добавим, что хорошо составленные договоры с авторами изобретений позволяют избежать снижения оценки компании при due diligence в случае продажи компании или при привлечении инвестиций.
В законодательстве о вознаграждении за служебное изобретение по-прежнему немало дыр. Взять, например, ситуацию, когда созданное на территории России изобретение по символической цене отчуждается аффилиату где-нибудь на Британских Виргинских островах или в Амстердаме, с этой символической цены производятся выплаты вознаграждения за служебное изобретение, а далее все использование, перепродажа или лицензирование изобретения осуществляется этим аффилиатом и авторы с этого уже не имеют ничего. Хотя, на мой взгляд, при составлении договора с авторами изобретения все же дальновиднее придерживаться стратегии win-win. И да пребудет с нами разум!
Автор: Stanislav_F
