Подача предварительной заявки на изобретение (Provisional Application) в патентное ведомство США (USPTO) – весьма популярный шаг среди разработчиков, особенно на этапе посевной или стартапа. Это действие можно уподобить занятию места в длинной очереди, когда вы говорите «я скоро вернусь» и идете по своим делам. Если вы вернулись не слишком поздно, то очередь, хотя и без особого энтузиазма, но пустит вас обратно. Также и с предварительной заявкой – в течение 12 месяцев после подачи вы можете вернуться к заявке и дать ей ход.
Кто может подать предварительную заявку
До недавнего времени подача патентной заявки в USPTO допускалась лишь от имени автора или коллектива авторов изобретения и не допускалась от имени других, в том числе юридических, лиц. Для передачи прав на изобретение юридическому лицу приходилось подавать дополнительное ходатайство (Assignment). С 16 сентября 2012 г. в соответствии с Leahy-Smith America Invents Act (AIA) [1] появилась возможность с самого начала процесса патентования указывать заявителем юридическое лицо, в том числе и при подаче предварительной заявки. Однако сделать это можно лишь при «бумажной» подаче заявки, поскольку указание юридического лица в качестве заявителя предусмотрено только в форме AIA14 (Application Data Sheet), которую можно применять и для предварительных и для обычных заявок на изобретения, и не предусмотрено в форме SB16 (Provisional Cover Sheet), с которой предварительная заявка подается электронным способом через систему EFS-Web [2].
Физически осуществить электронную подачу предварительной заявки может любое лицо из любой страны. Система EFS-Web достаточно проста в обращении и устойчива. Величина патентной пошлины определяется встроенным калькулятором прямо в процессе подачи и для субъектов малого предпринимательства обычно составляет от 130 до 200 долл., в зависимости от количества страниц заявки. Оплатить можно несколькими способами, удобнее всего банковской картой. Доказывать статус субъекта малого предпринимательства не требуется, достаточно его продекларировать, установив соответствующую галочку.
Требования к предварительной заявке
Предварительная заявка должна содержать, как минимум, описание на любом естественном языке и заполненную на английском языке форму SB16. В отличие от полноценной патентной заявки, к описанию предварительной заявки не предъявляется особых требований. Годится, например, материал в формате научной статьи, автореферата диссертации, пояснительной записки из отчета по НИОКР и т.п. Предпочтительно, чтобы заявка содержала также иллюстрации, если они способствуют пониманию сущности изобретения. Иллюстрации должны представлять собой черно-белые контрастные изображения. Фотографии имеет смысл особым образом растрировать, чтобы они были пригодны для распечатывания и ксерокопирования без существенной потери информации. Описание и иллюстрации должны быть представлены в формате .pdf со встроенными полными шрифтовыми наборами. Форму SB16 можно скачать на EFS-Web.
И что дальше?
Если предполагается получение патента по предварительной заявке, то она должна быть преобразована в обычную патентную заявку (Non-provisional Application или Utility Application), либо на ее основе должна быть подана частично-продолжающая заявка (Continuation-in-part Application). При этом приоритет заявки-наследницы устанавливается по дате подачи предварительной заявки, а вот дата начала действия патента будет отличаться: в случае преобразования в обычную патентную заявку он будет установлен по дате подачи предварительной заявки, а в случае частично-продолжающей заявки – по дате подачи самой частично-продолжающей заявки, что более выгодно с точки зрения срока действия патента, но может быть менее выгодно, если патент сразу после получения предполагается использовать для лицензирования или патентных споров. Если предварительная заявка была подана не на английском языке, то при последующих манипуляциях до истечения 12-месячного срока необходимо будет представить перевод на английский язык самой заявки и материалов, включенных в заявку посредством ссылки. Любые последующие действия с предварительной заявкой потребуют привлечения американского патентного агента или патентного адвоката (поверенного). Если с предварительной заявкой ничего не делать, через 12 месяцев она становится практически бесполезной.
Что дает предварительная заявка?
Предварительная заявка не проходит экспертизу и не публикуется, но заявитель может получить заверенную копию заявки с уплатой соответствующей пошлины. Заверенная копия заявки может использоваться в качестве средства, фиксирующего вклад сторон при создании совместного бизнеса, в виде приложения к инвестиционному проспекту, как доказательство научного первенства и т.п.
Предварительная заявка является национальной патентной заявкой США и может служить основанием для подачи международных патентных заявок и конвенционных патентных заявок в других странах с сохранением даты приоритета предварительной заявки.
Предварительная заявка позволяет использовать факт ее подачи в рекламе и наносить на продукцию предупредительную маркировку «patent pending» в течение 12 месяцев со дня подачи заявки.
Подводные камни
Простота подачи предварительной заявки делает ее экономичным и эффективным инструментом раннего патентования. Вместе с тем следует помнить и о присущих ей ограничениях. Для предварительной заявки нельзя получить приоритет по какой-либо ранее поданной заявке.
В предварительную заявку нельзя внести изменения. Неполное раскрытие изобретения в описании и иллюстрациях предварительной заявки может привести к тому, что пункты формулы заявки-наследницы, признаки которых не раскрыты в предварительной заявке, будут иметь более позднюю дату приоритета при экспертизе, соответствующую дате преобразования или дате подачи частично-продолжающей заявки, что может привести к более поздней дате начала действия патента.
Для изобретения, созданного на территории России, подача предварительной заявки в США (как и в любом другом государстве) в обход Роспатента нарушает действующее законодательство РФ (Статья 1395 ГК РФ. Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и в международных организациях) и создает риск наложения штрафа по ст. 7.28 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка патентования объектов промышленной собственности в иностранных государствах) – на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей, на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; а в случае наличия в патентной заявке сведений, составляющих государственную тайну, также и риск уголовного преследования. Понятно, что факт создания изобретения на территории России в этом случае государству еще придется доказать.
[1] en.wikipedia.org/wiki/Leahy-Smith_America_Invents_Act
[2] efs.uspto.gov/efile/portal/efs-unregistered
Автор: Stanislav_F
