Нам иногда странно и больно видеть, как мало усилий и креативности бизнесы уделяют процессу выбора и защите торговых марок, то есть торговых наименований IT-продуктов и компаний (далее - “торговая марка”, “торговое наименование”, “ТМ”, “trademark”). Очевидно, что любой бизнесмен, и тем более участник IT рынка (а особенно те, кто пишут свои продукты), рано или поздно столкнется с этим вопросом. Поэтому, чем раньше бизнесмены, особенно IT-шники, об этом будут задумываться, тем меньше будет проблем в их бизнесе в будущем.
Итак, постараемся восполнить пробел и осветить тему торговых марок и их защиты. Очевидно, что с точки зрения программирования легко повторить и tetris, и facebook, и фактически любые деловые схемы, присутствующие в публичном доступе. Но попробуйте раскрутить свой продукт (будь то клон или нет) с похожими на эти продукты названиями — тут же владельцы (вернее их юристы) вас закроют со всех ресурсов. С другой стороны, если ваш продукт становится популярным, то тут же назревает необходимость, вернее возникает осознание того, что его нужно защитить от клонов и сделать так, чтобы другие не использовали и не забивали вашу марку в свои ключевые слова или LLM. Если коротко — это и есть причина, по которой торговая марка выступает одним из основных параметров оценки и стоимости любого IT проекта при его финансировании, продаже и заключении серьезных контрактов.
Мы решили привести здесь наши практические рекомендации по наименованию продуктов в любой сфере, но особенно в IT, для целей маркетинга и тоста ценности компании в США. Мы не хотим нагонять скуку техническими моментами, и поэтому наши рекомендации носят, прежде всего, практический характер. Эти рекомендации могут влиять как на стратегию защиты вашей TM на заре его развития, так и на более поздних стадиях вашего бизнеса. Как говорится, как корабль назовешь, так он и поплывет…
Итак, “владение” (и, соответственно, регистрация торговой марки) это прежде всего право исключить, или существенно ограничить, конкурентов и иных третьих лиц от использования этой марки в вашем рынке товаров и услуг. Таким образом, торговая марка это и щит (хорошее и правильное название предотвратит “наезды” от других компаний) и “меч” – то есть позволит легальными методами исключить использование вашей марки в названии других товаров, в том числе и конкурентами, в поисковых словах (будь то в поиске google или AppStore) и в иной рекламе.
Несомненно, что процесс подбора названия должен включать проверку наличия свободного домена с .com (хотя для приложений это уже становится менее актуально) и, во всяком случае, для целей США, проверка наличия конфликтов с зарегистрированными марками в USPTO (об этом, наверное, будет будущий пост).
Ну и необходимо, хотя бы в самых общих чертах, проанализировать выбранную марку с точки зрения ее будущей легальной и деловой жизни и вашей возможности ее “монополизировать” и защищать в дальнейшем.
Итак, технически существует 5 видов торговых марок, но границы между ними не всегда очевидны, и виды марок постепенно, как цвета радуги, перетекают из одной категории в другую: generic, descriptive, suggestive, arbitrary, fanciful.
-
1. Generic торговые марки – то есть торговые марки, которые напрямую называют или обозначают сам товар или услуги.
Например, electric car, e-cars — для электромобилей, Good Beer — для продажи пива, Apple — для продажи яблок, X-Ray — для продажи X-ray аппаратов. Примеры generic marks в IT сфере:
-
• Best Software
-
• GoodApp Quest
-
• Funny Puzzle
-
• Internet Search Optimizer
-
• Password Breaker
Generic marks практически не защищаются, то есть они очень “слабые.” Любые общие описательные слова, которые добавляются к продукту относительно его качества и происхождения — Good, Perfect, Quick, Easy, Funny, AI, i-, quick — все это, как правило, не прибавляет марке силы, то есть они не становятся более защищаемыми.
Слабость generic марки заключается в том, что нельзя “застолбить за собой” такие слова, которые предотвратят других людей от использования данных слов в описании своего товара. Конечно, удобство generic марки заключается в том, что это и название товара и, собственно, практически и сам товар.
Покупатель сразу понимает, что вы продаете, вам легко работать c SEO и LLM, и вас легко найти в AppStore или поисковой системе по названию. Главная проблема – что ваши конкуренты могут также свободно использовать эти слова в своих марках. И если марка generic, то вы никогда не получите монополию на ее использование, как в описании товара, так и в его названии. То есть, как только ваш продукт станет успешным, все будут копировать ваш продукт и вашу марку безнаказанно.
2. Descriptive, или описательные марки — марка считается “merely descriptive” (“лишь описательная”), если она описывает ингредиент, качество, характеристику, функцию, свойство, цель или использование товара (an ingredient, quality, characteristic, function, feature, purpose, or use of the goods. TMEP §1209.01(b)). У потребителя не возникает никаких сомнений по поводу того, что продается под этой маркой или по происхождению товара. Добиться регистрации “merely descriptive” марки в основном реестре USPTO (principal register), дающим эксклюзивность, очень проблематично. То есть описательная марка чуть лучше, чем generic, но неcущественно, и разница порой трудно различима.
Несомненно, что оценка того, является ли марка merely descriptive, субъективна, и нам часто приходится оспаривать с экзаменатором вывод, склоняется ли та или иная марка ближе к generic/merely descriptive или ближе к “более сильным” маркам (suggestive). Если первое – то придется регистрировать марку на дополнительном реестре USPTO (supplemental register), созданного для описательных марок и не дающего вам право на монопольное использование марки, но предполагающего некоторые преимущества в отстаивании этой монополии в будущем (что требует существенных маркетинговых усилий и фактического лидерства в использовании терминов шансом перевода на principal при наличии у марки secondary meaning). Если же удается убедить во втором, то есть, что марка не является merely descriptive – то регистрация (а значит, и защита марки) получает зеленый свет для полной регистрации на основном (principal) реестре.
Значимым исключением из правила является проведение существенной рекламной кампании, при наличии большого бюджета на маркетинг и возможности “раскрутить” марку до “полной узнаваемости” (secondary meaning). То есть меры, приводящие к тому, чтобы потребитель связывал эту описательную марку именно с вами, а не с иными продуктами в этой же категории (это называется secondary meaning – то есть, когда мы говорим Facebook, то мы имеем в виду конкретную компанию и продукт, а не книжку выпускников школ в США). К примеру, Kaspersky, Dell, McDonalds – тоже изначально “неправильные” описательные марки (“проcто фамилии” тоже относятся к описательным), но этот недостаток был преодолен развитием бизнеса и “раскруткой,” когда потребитель уже больше не связывает продукт с «лицом», а именно с бизнесом, пусть и одноименным. Нам пришлось оспаривать отказ USPTO, доказывая, что «Пушкин» (несмотря на наличие несколько сотен семей с таким именем в США) является не просто “фамилией,” а фамилией “знаменитой.” Я думаю, что, прочитав мой аргумент про “Пушкин наше все” - моя учительница русской литературы гордилась бы нами.
Также к описательной категории будут относиться марки, включающие ссылки на географические локации, если у потребителя возникает предположение, что такая марка указывает на регион происхождения. Например, вам не удасться зарегистрировать такие марки как Florida Oranges или Napa Valley Wine, если данный продукт не был физически произведен в указанном регионе. Если же не произведен, то такое указание будет считаться “deceptively misdescriptive” (“описательно лживым”). Поэтому надо быть очень аккуратно быть в использовании географических названий, особенно с учетом защищаемых “географических индикаторов” (GI - geographical indication), таких как Champagne, Tequila или Бурбон.
Мы также часто встречаемся с ситуациями, когда клиент предлагает перевод марки на отличный от английского язык в качестве названия. Самым простым примером будет попытка регистрации слово Vodka или Vino. Экзаменатор однозначно посчитает данные примеры описательными.
Реальные примеры описательных (descriptive) марок в IT сфере (которые фактически не получают правовой защиты и эксклюзивности, получив регистрацию, при сопутствующих обстоятельств, лишь на supplemental реестре):
-
• Advanced Security Technologies - скорее descriptive, если не generic.
-
• REMOTE CHECKOUT – software for accommodating multiple types of payment
-
• QWIKVID – продукты для видеообработки (неправильное написание слова Quick и сокращения VID от video эту марку не спасло, и экзаменатор признал марку лишь merely descriptive)
-
• DRAFT TRACKER – software для отслеживания спортсменов в спортивных drafts
-
• STORAGEREVIEW.COM – website for electronic data storage
-
• BOOKSTREAM – software for managing electronic books
-
• NEWSCLOUD – software as a service (SAAS) services for on-line content
-
• STANLEY SECURITY GROUP – security systems (Stanley – “просто фамилия”)
-
• CHANNEL MONITOR – web-based software application for tracking real-time product information
Это прекрасный пример как НЕ надо называть продукт.
-
• INSTANT RESTORE – for data restoration
-
• SMART NOTEBOOK – у кого-то есть сомнения, что это за продукт?
-
• CONTINUOUS CYBER SECURITY SCANNING – ничего кроме смайлика тут не смогу ничего поставить…, поэтому без комментариев.
-
• DATADAEMON – software for exchange of data
То есть понятно, что такое название быстро и напрямую доносит сообщение потребителю, в чем заключается суть продукта или услуг – но как раз это и есть причина, почему государство не позволяет вам присвоить монополию для таких названий. То есть нельзя исключить других от использования терминов, составляющих характеристику товара или услуг.
3. Suggestive marks – марки, которые используют реальные слова, и при этом для понимания функции или назначения продукта нужно проделать определенную логическую связь между названием и продуктом (a mark that, when applied to the goods or services at issue, requires imagination, thought or perception to reach a conclusion as to the nature of those goods or services — see TMEP 1209.01(a)). Самый близкий перевод на русский, к которому я мог прийти, это «намекающая» или «предполагающая» марка, хотя это не совсем благозвучная, поэтому будем продолжать использовать здесь термин suggestive. Это прекрасные марки – то есть они получают полную защиту, но при этом косвенным образом указывают покупателям на goods and services. Покупатель может или построением логической цепочки догадаться, что это за продукт, или, во всяком случае, увидев продукт, несомненно подтвердит эту ассоциацию (и главное запомнит).
Просто написать слово с ошибкой или пропустить букву может и не спасти и не сделать марку suggestive/arbitrary (см. ниже) вместо descriptive (руская водка, xtension cutter и т.д.) или спасти от нападения от похожей марки (gugle). Поэтому тут как раз и есть та ситуация, когда обстоятельства, ваша фантазия, и умение вашего юриста могут переломить ход игры в одну или другую сторону. Но, чаще всего, обычные ошибки _не_ спасают, особенно если фонетическое звучание марки остается тем же.
Suggestive марки подлежат полной защите, и очень редко бывают попытки отказа в регистрации (в основном проблемы бывают, если кто-то зарегистрировал похожую марку первым).
Например:
-
• Nero-CDRom – Nero (Нерон) сжег Рим (Rome) – игра слов Rome-Rom
-
• Stiff Nipples – службаба ремонта кондиционеров, вероятно, наиболее “наглядно” демонстрирует логическую цепочку между услугами и последствиями хорошо работающего кондиционера
-
• 36.6 — гениальное название для аптек
-
• Penguin – для холодильников (пингвин – холодно – холодильник)
-
• Пол-копейки (это вообще гениальное название для магазина полов – и указание на дешевизну и сам товар посредством омонимов)
-
• Hawk Eye – камера и софт для отслеживания попадания мячиков в теннисе
-
• Rogue – машина, отличающаяся “бунтарскими” характеристиками от других
-
• Reebok (вид антилопы) – спортивная обувь и одежда, намекающая на скорость и ловкость
-
• Google – производное от числа с 100 нулями (указывает на что-то большое)
-
• InvisibleCRM (поскольку реально “invisible” СRM не бывает, то это придает марке suggestive оттенок, в смысле, что работает невидимо и не мешает)
-
• Under Armour – cпортивная одежла
-
• War Thunder — игры/софт на тему войны
Выбор suggestive марок требует существенных креативных усилий, но, как мы видим выше из примеров, эти усилия стоят того.
4. Arbitrary – существующие слова, но не имеющие отношения к самому продукту:
-
• Bluetooth
-
• Blackberry
-
• HootSuite
-
• Gibraltar Software
-
• Banjo Publishing
-
• Oxygen Forensics
-
• Gaijin Entertainment
Arbitrary марки получают фактически полную защиту, но тут важно вам быть первым, выбирая зверя, птицу или царя, монополизируя фактически использование такого имени в вашей индустрии.
5. Fanciful – несуществующие (придуманные) слова.
-
• Kodak
-
• adidas
-
• Fozium
-
• Agnitum
-
• Bitrix
-
• Nravo
4 и 5, то есть fanciful and arbitrary, защищаются наибольшим образом, но проблема в том, что для ассоциативного восприятия и узнаваемости марки потребителями, марку 4-го и 5-го вида нужно “раскручивать” и создавать ассоциацию между товаром и маркой (которая изначально отсутствует). То есть сама марка Xerox никак не говорит о том, что это марка про копировальные машины, или что Gaijin или Nravo — это игры. Но, с другой стороны, такие названия сразу получают полную защиту, и если обеспечить «раскрутку» и узнаваемость, то эти марки могут быть не хуже, чем suggestive марки. Просто для этого нужны дополнительные средства и усилия для создания мгновенного отражения в глазах потребителей.
В 4 и 5 категорию также могут попадать сокращения (acronyms), но с ними нужно быть осторожными. С одной стороны, сокращения могут попасть в arbitrary, но реальная защита будет лишь при большом количестве букв. Помните, что в мире лишь несколько десятков узнаваемых двух-трехбуквенных торговых марок – GE, IBM, CNN, ABC, BMW и, возможно, еще несколько. Поэтому двух-трехбуквенная марка не имеет сама по себе никакой ценности, пока на ее раскрутку не будут потрачены огромные средства, и обычно регистрировать такую марку проблематично – USPTO придерживается позиции, что существует ограниченное количество возможных вариантов марок с трехбуквенной комбинацией. Поэтому нужно избегать двух и трехбуквенных сокращений и не называть свои продукты типа ФИОsoftware — все это слабые марки, хотя меня до сих пор поражает, то ли находчивость то ли удачливость тех, кто придумал ASprotect (AS это сокращение имени, но очень удачное фонетическое напоминание о том, что надо прикрывать в бизнесе – то есть, как минимум, это CYA).
Четыре буквы — минимально все-таки для марки, если не хотите иметь проблемы в будущем. Однако, к примеру, у нас недавно получилось так, что четырехбуквенная марка в США была спокойно зарегистрирована, но оказалось, что в других странах и на других языках название что-то означает «описательное», либо имеется уже регистрация. Поэтому, просто по теории вероятности и исходя из того, что количество букв в алфавите ограничено, 4-буквенные марки тоже довольно рискованны сами по себе.
6. Fangestive Marks.
Тут мы позволим себе некую фривольность отхода от теоретических канонов права торговых марок – учитывая текущую практику и утилитарные аспекты регистрации торговых марок, мы считаем, что существует уникальная, шестая категория торговых марок. Мы называем её Fangestive. То есть марка, которая объединяет в себе характеристики fanciful – то есть несуществующие слова, плюс сама по себе марка со своим звучанием, написанием или тем отпечатком, который она оставляет в сознании потребителя. Таким образом, эта марка объединяет два наиболее важных аспекта торговой марки – её полную защиту и, при этом такая марка, тем не менее, немедленно отражает суть предлагаемых услуг и товаров. Несколько примеров, с нашей точки зрения, fangestive марок:
-
• Beatles – Beat в музыке, и получились ритмичные “жуки.”
-
• Volbeat – возможно эта группа использовала логику Леннона и Маккартни, но сделала акцент на «громкости» (Volume или Vol) плюс beat
-
• beacherella – то есть beach плюс umbrella
-
• Nike – богиня Ника, символ победы
-
• Meater – сочетание meat and metering – аппарат для измерения температуры мяса
-
• Dealigence – deal и diligence (софт и услуги в M&A)
Таким образом, опираясь на правила выше, нужно выбирать что-то уникальное, что не является confusingly similar с другими марками (потому что ADIDASoftare возможно и интересное название, но очевидно, что вызовет проблемы в правовом поле совершенно иного уровня), что не будет доставлять проблем в будущем, но при этом всё-таки не доставлять лишних проблем для вашего маркетинга.
И для хорошей торговой марки надо подключать фантазию… Наш совет – старайтесь найти suggestive, чтобы сохранялось и некое напоминание о продукте, и при этом вы будете иметь фактически полную правовую защиту. Представьте, что вы придумываете название для детектора лжи (lie detector) и вспомните старую шутку: “У меня дома lie detector есть.” “А как называется?” “Теща!” Шутка шуткой – но так и рождаются лучшие марки продуктов, и название “Теща” было бы прекрасным названием для софтверного детектора лжи, или как сейчас принято говорить – disinformation.
Тут же мы хотим остановиться на необходимости и преимуществах регистрации марки. Я думаю, что конфликтность с другими марками и процесс регистрации мы осветим отдельной статьёй, но мы хотели бы вкратце остановиться на последствиях регистрации торговой марки в США, если США является вашим основным рынком потребления.
В США, если вы используете марку, то вы становитесь ее “владельцем,” то есть у вас возникает common law марка. Так зачем же всё-таки регистрировать торговое наименование в USPTO? Остановимся на основных практических моментах:
i. Зарегистрированная торговая марка — это то, что Вы видите, как ® или (R) - создает тон серьезной компании/продукта.
ii. Владение зарегистрированной маркой позволяет Вам иметь монополию на это имя в данной стране (только в географическом регионе, где марка собственно “оперирует” или видна вашим потребителям), и никто без вашего разрешения не может использовать его в названиях своих продуктов, рекламе, на федеральном уровне.
iii. Зарегистрированная торговая марка урезает права других использовать это имя в поисковых словах для трафика или поиcка нерелевантных (других, то есть неконкурентных) или конкурентных продуктов (мы рутинно снимаем клонов и “воришек” с AppStore - площадки намного быстрее реагируют на зарегистрированные марки).
iv. Регистрация торговой марки в стране даёт дополнительные возможности по судебной защите в федеральных судах США – и подсудность федеральному нежели штатному суду. То есть в США федеральные суды считаются более компетентными и менее предвзятыми к “чужим,” что может означать как иностранцев, так и резидентов других штатов.
v. В случае подачи в суд о защите зарегистрированной марки - можно требовать дополнительный ущерб (в США - тройной ущерб от реально доказанного; запрет на продажу контрафактной продукции).
vi. Кроме использования марки как “меча” (нападения на конкурентов) еще регистрация используется и как “щит,” и в случае претензий к вашему названию, прежде чем подать на вас в суд, они должны быть отменить вашу регистрацию (что непросто и накладно).
vii. До тех пор, пока не отменена ваша ТМ регистрация, работает презумпция того, что марка - ваша и отмена регистрации (да даже приостановление или протест текущему процессу регистрации) - дорогостоящий процесс. Плюс регистрация - очень сильное свидетельство того, кто владелец марки (и сопутствующих товаров/доменов/сайтов) и опять-таки запрещение или отъем таковых - довольно дорогостоящий процесс.
viii. В случае подачи на регистрацию в стране «Мадридского протокола» можно распространить приоритет защиты в течение 6 месяцев после заявки на другие страны-члены конвенции (сейчас – 130 стран) ретроактивно с даты подачи на защиту в США.
ix. Регистрация также является “constructive notice”, то есть публичным уведомлением (“а я не знал, что это марка” уже не работает) и доказательством bad faith и willfulness, и может иметь большое значение при подсчете размера ущерба при нарушении.
x. Большой шанс на возврат, за счет проигравшей стороны, ваших гонораров юриста в случае выигрыша за нарушение зарегистрированной ТМ (при обычных обстоятельствах, в США даже выигравшая сторона платит за своего адвоката).
xi. Один из первых вопросов инвесторов: защищена ли у вас зарегистрированная торговая марка? Регистрация в USPTO существенно прибавляет вам очки в подсчетах вашей деловой прозорливости.
Удивительно, но мне довольно долго пришлось пояснять клиенту, почему старушка Барби предъявляет претензии именно к нему, а не к другим “клонам.” Вы удивитесь, но ответ то очень простой – “неуловимый Джо” никого не интересует, и “наезжают” (или “научно” – посылают cease and desist letters, снимают с AppStore, подают в суд и прочее) тогда, когда ты становишься успешным и начинаешь зарабатывать. Ну так зачем начинать бизнес с презумпции, что вы не будете успешными или строить бизнес по принципу “failure of success”? Как и с вашей личной репутацией и именем - берегите и дорожите свое сокровенное деловое творение – и его доброе имя.
Мы советуем вам, чтобы в выборе названия для своей компании или продукта, вы останавливались на более креативных вариантах, отличных от конкурентов, и особенно тех у кого, большой бюджет на IP юристов. Защита вашей интеллектуальной собственности, в том числе и торговой марки – это важный фундамент и вектор развития вашего бизнеса. Мы, в свою очередь, всегда готовы направить Ваш креатив в правильное русло и помочь с регистрацией и поддержанием ваших марок.
Автор: ddFemida
