В этом FAQ собраны наиболее характерные вопросы, на которые мне приходится отвечать при работе с изобретателями и заявителями. Стиль вопросов по возможности сохранен (для живости восприятия), грамматика при необходимости подправлена. Ответы также представлены в свободной форме и позволят вам заглянуть на кухню патентной отрасли.
Q: «Скажите прямо, надо мне патентовать мои разработки или нет?»
A: Вам виднее. Ответить на вопрос о целесообразности патентования изобретения в каждой конкретной стране (или в группе стран) поможет калькулятор: дебет – потенциальная прибыть от реализации продукции (товаров, услуг) на рынке конкретной страны в течение срока действия патента; кредит – стоимость подготовки патентной заявки, размер пошлин и гонораров представителей в процессе патентования. Есть смысл также учитывать смежные факторы: вероятность претензий от правообладателей патентов, нарушаемых вашей продукцией, стоимость патентных споров и т.п., поскольку наличие сильного патентного портфеля иногда помогает урегулировать патентный спор во внесудебном порядке, например, путем кросс-лицензирования.
Q: «Все так называемые «патентные специалисты» гнут, что у кого нет NN килобаксов, тот идет лесом.»
A: По сути, верно. Сравнительно дешевое патентование в одной отдельно взятой России редко кого интересует вследствие ограниченности рынка и не всегда предсказуемой трактовки патентного законодательства российскими судами. Зарубежное же патентование – дело недешевое. Чтобы начать подготовку патентной заявки на изобретение, нужно иметь хотя бы 5k$ свободных денег и быть готовым выложить еще примерно столько же в течение 2-3 месяцев, а всего 30-300k$ в течение 10 лет в расчете на каждую заявку, в зависимости от количества зарубежных стран, в которых предполагается получить патент.
Q: «Почему так дорого стоит написать заявку, патентному специалисту же ничего изобретать не нужно?»
A: Стоимость подготовки заявки на изобретение на патентном рынке России сильно варьируется: можно найти предложения от 10 т.р. до 500 т.р. Некоторые патентные бюро даже декларируют возможность бесплатной помощи индивидуальным изобретателям в рамках программы pro bono. Стоимость работы определяется рядом факторов: целью подачи заявки, квалификацией исполнителя, трудоемкостью, рыночной нишей и загрузкой.
Цели могут быть разными: кому-то нужно просто подать заявку по условиям госконтракта или гранта – здесь подойдет самый дешевый вариант, например, заявка на полезную модель через этот сервис. Другому требуется получить патент на достаточно сложное изобретение в 30 странах, причем такой, чтобы конкуренты не смогли его потом аннулировать на раз-два.
Квалификация есть инженерный и управленческий опыт плюс патентный опыт; инженерный опыт нужен, чтобы понимать суть изобретения и технически грамотно ее изложить, управленческий опыт – чтобы выжать из замороченного изобретателя и его работодателя всю информацию, необходимую для составления и подачи заявки, патентный опыт – чтобы обеспечить максимальный объем правовой охраны и в то же время минимизировать риски заявителя, связанные как с получением патента, так и с патентными спорами.
Трудоемкость подготовки и подачи добротной заявки (включая постижение смысла путанных записок и противоречивых эскизов авторов изобретения, проведение патентного поиска и анализа, составление описания и формулы изобретения, подготовку иллюстраций, согласование текста и иллюстраций с авторами изобретения и их начальством, проработку «серых областей» с внешними экспертами, подготовку документов, устанавливающих правоотношения авторов изобретения с заявителем, подготовку заявочного контейнера для электронной подачи, уплату пошлин с учетом всех положенных заявителю льгот, подачу заявки, получение подтверждения подачи) составляет от 150 до 350 человеко-часов. Учитывая, что опытный специалист с уже сформировавшейся практикой вряд ли согласится работать менее, чем за 1000 р./час, легко подсчитать, сколько на вашу заявку потратят времени, если возьмут с вас, скажем, 30 т.р., и затем прикинуть, что реально можно успеть сделать за это время из приведенного выше списка.
Рыночная ниша – пересечение предметной области патентования (IT, Telecom, Biotech, Pharma и т.п.) и ценового сектора патентного рынка (одно дело – знакомый младший патентовед в российской глубинке, другое – Baker & McKenzie); в каждой нише – свои сложившиеся расценки.
Загрузка – к хорошему патентному специалисту, как к хорошему дантисту или автоэлектрику, почти всегда очередь; догадайтесь, что нужно сделать, чтобы оказаться в ее начале, а не в конце.
Q: «Зачем мне нужен патентный поиск? Я и так знаю всех своих конкурентов.»
A: Патентный поиск дает данные для последующего анализа, который бывает двух видов.
1. Анализ на патентоспособность (patentability analysis) – позволяет прогнозировать возможные осложнения в ходе экспертизы заявки по существу и риски аннулирования выданного патента.
Если в результате поиска выявлены в целом сходные технические решения, экспертиза с учетом приоритета может отказать по новизне заявленного изобретения. Если в результате поиска выявлены частично сходные технические решения, экспертиза с учетом приоритета может скомбинировать их и отказать по изобретательскому уровню.
Как показывает практика, государственные эксперты ищут хуже специалистов по поиску, прежде всего потому, что их время в большей степени ограничено планом рассмотрения заявок (в 2011 г. мне говорили, что в Роспатенте на рядового эксперта приходилось 16 заявок в месяц, т.е. государственный эксперт тратил на поиск и анализ одной заявки в среднем около 6 часов). А вот если кто-то захочет аннулировать ваш патент, то времени и денег не пожалеют, искать будут до изнеможения. К этому нужно быть готовым.
2. Анализ на патентную чистоту (freedom to operate analysis) – позволяет прогнозировать возможные претензии правообладателей патентов, нарушаемых вашей продукцией, которыми могут быть ваши конкуренты, научные и исследовательские организации, консорциумы, патентные агрегаторы и т.д.
При этом даже самый тщательный поиск не дает стопроцентной гарантии, во-первых, потому что результаты поиска всегда носят вероятностный характер, во-вторых, существуют уже поданные, но еще неопубликованные заявки и так называемые «подводные» заявки и патенты, написанные таким образом, чтобы максимально затруднить их обнаружение средствами поиска. Тем не менее, качественный поиск позволяет в целом оценить патентную ситуацию в данном секторе рынка и его результаты можно учитывать при выборе стратегии защиты разработок, например, патентовать, сохранять разработку в режиме ноу-хау, купить лицензию, применить открытую лицензию и т.п.
Q: «Кого лучше привлекать к работе – патентоведов или патентных поверенных?»
A: Патентоведы и патентные поверенные – это непараллельные плоскости патентной отрасли. Из определения следует, что они пересекаются и не являются абсолютной альтернативой друг другу.
Патентовед – это название специальности, например, «27.04.08 Управление интеллектуальной собственностью. Инженер-патентовед». Как, скажем, искусствовед или товаровед. Патентовед широкого профиля, не имеющий технической или научной специализации – это офисный планктон, специалист по перекладыванию патентных бумажек. Такие тоже нужны. Но не вам. Патентовед же, давно и плодотворно работающий в вашей или в смежной области, может быть хорошим вариантом как для составления заявки, так и для ведения переписки с патентным ведомством. Искать таких следует по рекомендации.
Патентный поверенный Российской Федерации – это статус в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации N 316-ФЗ «О патентных поверенных», который дает его обладателю ряд привилегий, прежде всего право представлять перед Роспатентом интересы зарубежных лиц. Чтобы стать патентным поверенным, например, со специализацией «изобретения», нужно иметь высшее образование (любое), документально доказать наличие четырехлетнего практического опыта работы по данной специализации (изобретения) и сдать квалификационный экзамен. Среди патентных поверенных встречаются люди с самым разным образованием – техническим, медицинским, филологическим, искусствоведческим… Столь же широко различается их практический опыт работы в конкретной предметной области – от заведующего лабораторией, скажем, широкозонных полупроводников вкупе со степенью доктора физ-мат-наук, до полного отсутствия оного опыта. Последнее часто относится к патентным поверенным во втором поколении – формальный четырехлетний патентный опыт они получают, числясь помощниками в патентных фирмах своих родителей сразу после ВУЗа.
К слову, кроме специализации патентных поверенных «изобретения и полезные модели», существуют и другие – «товарные знаки», «промышленные образцы», «наименования мест происхождения товаров» и «программы для электронно-вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем», поэтому есть смысл поинтересоваться формальной специализацией патентного поверенного, с которым вы собираетесь иметь дело.
Патентный поверенный может быть одновременно и патентоведом. Это может быть хорошим вариантом для вас, если патентоведческий опыт получен им в вашей или близкой предметной области. Кроме того, патентный поверенный может быть и юристом. Это плюс при прочих равных условиях, но вряд ли должно быть определяющим фактором в свете подготовки заявок.
Полный список патентных поверенных можно найти на сайте ФИПС.
Впрочем, предметной (т.е. технической или научной) специализации патентных поверенных вы там не найдете. Патентные ведомства (не только Роспатент) не занимаются этим вопросом принципиально, оставляя его на откуп рынку. Как же найти «своего» патентного поверенного? Ответ: тоже рекомендации, «сарафанное радио». Можно также провести в патентной базе данных поиск заявок, которые вел тот или иной поверенный (поля «представитель» и «адрес для переписки»), и прикинуть, с какой отраслью ему больше всего приходилось иметь дело. Далее можно связаться с подходящими кандидатами и прямо поинтересоваться, что еще в жизни им доводилось делать. В крупных патентных фирмах, как правило, есть поверенные с опытом практической работы в разных отраслях; это дает некий шанс, что ваша заявка окажется в правильных руках, впрочем, влиять на выбор поверенного в такой фирме вы, скорее всего, не сможете, кроме случаев конфликтных ситуаций.
На рынке можно найти и патентных специалистов, не являющихся ни патентными поверенными, ни патентоведами. Это такси без шашечек. Они просто делают дело. Это эксперты из патентных фирм (те самые, что будут писать ваши заявки, если вы обратитесь в патентную фирму, понятно, что они работают на сторону без огласки), государственные эксперты (те самые, что будут проверять ваши заявки на предмет патентоспособности, о ужасный ужас, но таки да, они тоже неофициально занимаются частной практикой, хотя – тссс! – об этом просят не распространяться), а также независимые патентные эксперты. Последнее – как правило, временное состояние на пути из штатных экспертов в патентные поверенные. Искать всех таких «беспаспортных» следует также по рекомендациям.
Чуть не забыл: есть же еще юристы, в том числе со специализацией «интеллектуальная собственность». Они могут быть полезными в некоторых случаях, например, если нужно составить лицензионный договор или прописать пункт о результатах интеллектуальной деятельности в трудовом или коллективном договоре. Также бывают необходимы адвокаты – если патентный спор дойдет до суда. Для подготовки заявок юристы вам вряд ли понадобятся.
Q: «К кому лучше обращаться – к частному специалисту или в патентную фирму?»
A: «Частники» и «Фирмачи» – это тоже разные плоскости патентной отрасли. В обоих вариантах есть свои плюсы и минусы.
Фрилансер. С одной стороны, частный специалист обойдется дешевле: у него ниже налоги и накладные расходы (или их вовсе нет), нет прибыли, которую нужно зарабатывать для владельцев фирмы, гораздо ниже или вовсе отсутствует имиджевая составляющая цены. Нормальная часовая ставка «частника» – от 1000 до 4000 р./час. Нижний предел соответствует грамотному патентоведу из промышленной фирмы, подрабатывающему на стороне в свободное от основной работы время, верхний – патентному поверенному частной практики. Работая с «частником», вы можете быть в большей степени уверены, что работу для вас сделает именно этот конкретный человек. Кроме того, от частного специалиста вы получите больше персонального внимания.
С другой стороны, фрилансер работает в одиночку и это вызывает специфические риски: болезнь, авария, наезд налоговой, проблемы в личной жизни, депрессия, позывы бросить все и уехать на острова на пару-тройку месяцев могут оказаться фатальными для работы над вашей заявкой. Если вдруг в процессе работы возникнут конфликты из-за личных особенностей общения, режима работы, подхода к политике защиты и т.д., то придется либо терпеть, либо прекращать работу с риском потерять уплаченный аванс.
Патентная фирма берет за работу дороже. Нормальная часовая ставка фирмы – от 2000 до 8000 р./час. Нижний предел соответствует микрофирмам, состоящим из двух-трех человек, верхний – лидерам рынка. Почти все фирмы работают со 100% предоплатой заказа. Кстати, в более-менее крупных фирмах вам охотно расскажут о заслугах их патентных поверенных, но скромно умолчат, что вашей заявкой, в основном, будет заниматься какой-нибудь джуниор ассошиэйт, или помощник поверенного, или патентный инженер, а поверенный, в лучшем случае, проверит по диагонали его работу перед отправкой. Не удивляйтесь. Это общепринятая практика. Зато там работает не один человек и есть кому подхватить выпавшее знамя, ежели что. И если вы не довольны конкретным исполнителем, которого вам выделили, можно поскандалить и попытаться добиться от начальства фирмы замены специалиста. Правда, фирмы, как правило, работают на потоке, и чем фирма солидней, тем этот поток шире и стремительнее, а это означает, что заниматься «образованием и воспитанием клиента» там не будут. Клиент либо соглашается с мнением фирмы и полностью доверяет ей, либо перестает быть клиентом.
Да, вот еще что: не факт, что патентная фирма, которую вы выбрали, пожелает вас обслуживать. Зарубежное патентование – длительный процесс с плохо прогнозируемыми отложенными расходами, а по негласному коду, ваш российский представитель, нанявший для вашей заявки зарубежного (например, американского) представителя, будет обязан оплатить его счета, даже если вы в какой-то момент откажетесь от патентования. Вполне вероятно, что если вы не предоставите поручительства или банковской гарантии, то в солидной фирме вам откажут под благовидным предлогом, например, сославшись на потенциальный конфликт интересов с другими клиентами.
Кстати, следует осознавать, что указанные выше часовые ставки – основа ценообразования вне зависимости от того, кого именно вы выбрали. Даже если на переговорах вы настояли на вашей конкретной цене за конкретную работу и радуетесь, что сэкономили, на практике это будет означать, что исполнитель просто поделит вашу цену на свою почасовку и потратит на работу ровно столько времени, сколько вы оплатили.
Q: «Какую патентную заявку лучше подавать – на изобретение или полезную модель?»
A: Это зависит от цели патентования – что и как вы хотите защищать. При принятии решения следует учитывать следующие особенности патентования полезных моделей.
1. В России патент на полезную модель обходится в два-три раза дешевле, чем патент на изобретение, и получить его можно почти втрое быстрее – за 6-8 месяцев (получение патента на изобретение занимает от 12 до 36 месяцев и даже более в случаях осложнений экспертизы, в среднем – 18 месяцев).
2. Патент на полезную модель действует максимум 10 лет с возможностью продления максимум на 3 года (патент на изобретение действует максимум 20 лет, в некоторых случаях возможно продление максимум на 5 лет).
3. Патент на полезную модель возможно получить на устройство и нельзя на способ, применение по новому назначению, вещество, штамм микроорганизма, культуру клеток.
4. Полезные модели существуют не во всех странах. В частности, в США их нет.
5. В России по закону полезная модель должна соответствовать двум условиям патентоспособности – новизны и промышленной применимости. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев проверка патентоспособности не производится, т.е. патент на полезную модель выдается «под честное слово заявителя». Поэтому в случае попытки его аннулирования третьим лицом Роспатент просто «умоет руки» и даже не станет защищать честь мундира, как это обычно происходит случае с патентом на изобретение.
6. Поскольку выбор патента на полезную модель как способа правовой охраны диктуется, как правило, соображениями экономии сил и средств и заявки на полезные модели пишутся спустя рукава, то аннулировать такие патенты в большинстве случаев не представляет особого труда, т.е. их ценность с точки зрения защиты интересов бизнеса невелика.
Q: «Нужно ли подавать provisional application? А то одни говорят, типа, круто, другие – фанера, деньги на ветер…»
A: Provisional Application (предварительная патентная заявка в США) – такой же инструмент патентования, как и любая другая заявка – национальная, региональная или международная. В целом, не лучше и не хуже. У нее есть свои особенности, преимущества и недостатки. Подробнее о предварительной заявке можно прочесть здесь: Provisional Application и для чего это нужно.
Автор: Stanislav_F
