Ежедневно IT-компании заключают множество контрактов, договоров или соглашений. Если с товарами и услугами всё прозрачно и понятно даже рядовому сотруднику, то с передачей прав даже у матёрых юристов и бухгалтеров случаются промахи. Я встречал немало Сублицензионных соглашений о передаче прав на программное обеспечение, которые содержали недоразумения, касающиеся исключительно определения ролей сторон — участников договора. В классических договорах поставки мы встречаем такие роли: для принимающей стороны — это в основном Заказчик или Покупатель, а для передающей стороны — это Исполнитель, Продавец или Поставщик. Есть ещё понятия Подрядчик, Генподрядчик и Субподрядчик, но интуитивно понятно, что это всё исполнители, т.е. продавцы товаров и услуг. Если же мы рассматриваем лицензионное соглашение, то здесь роли описаны иначе. В передаче прав на интеллектуальную собственность участвуют Лицензиары и Лицензиаты, ну или Сублицензиары и Сублицензиаты. Кто это такие и где здесь можно ошибиться?
Зачастую можно увидеть Сублицензионные соглашения, в которых участвуют две стороны: Лицензиат и Сублицензиат. Такие формы Договора я встречал у дистрибьюторов, корпоративных клиентов, на торговых площадках крупных государственных заказчиков. Также множество юридических ресурсов в интернете приводят подобные шаблоны в качестве примеров. При запросе обосновать логику выбора таких формулировок, все они ссылаются на Статью 1238 ГК РФ.
Статья 1238. Сублицензионный договор
-
При письменном согласии лицензиара лицензиат может по договору предоставить право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации другому лицу (сублицензионный договор).
-
По сублицензионному договору сублицензиату могут быть предоставлены права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации только в пределах тех прав и тех способов использования, которые предусмотрены лицензионным договором для лицензиата.
-
Сублицензионный договор, заключенный на срок, превышающий срок действия лицензионного договора, считается заключенным на срок действия лицензионного договора.
-
Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, если лицензионным договором не предусмотрено иное.
-
К сублицензионному договору применяются правила настоящего Кодекса о лицензионном договоре.
Прочитав внимательно эту статью, я понял откуда растут ноги всех недоразумений. Конкретно из этой фразы «Ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата несет лицензиат». Люди, прочитав это предложение, делают вывод, что Лицензиар, Лицензиат и Сублицензиат — это не роли в конкретном 2-стороннем соглашении, а титулы наречённые сторонам раз и навсегда. По их логике, Лицензиар (правообладатель) передал права Лицензиату, а Лицензиат, в свою очередь — Сублицензиату. Отсюда и получается, что в шаблонах сублицензионных соглашений серьёзных компаний фигурируют Лицензиат и Сублицензиат. И недоразумение это появляется именно при перепродаже лицензий, когда заключаются сублицензионные соглашения. Как это происходит? Как я уже упоминал, проблем с изначальным — Лицензионным соглашением, не возникает. Правообладатель является Лицензиаром, а, к примеру, дистрибьютор или реселлер — Лицензиатом. Тут запутаться крайне сложно. Но допустим, Лицензиар позволил Лицензиату передавать права третьим лицам через заключение Сублицензионных соглашений. Так как это «суб»-договор, обычно его зеркалят с основного — Лицензионного. В итоге, реселлер заключает Сублицензионный договор со своим клиентом. Прочитав статью 1238, реселлер предполагает, что его клиент является сублицензиатом в данном соглашении, что действительно так. А свою роль в совершенно новом 2-стороннем соглашении, реселлер определяет в подавляющем большинстве случаев неверно. Он переносит свою роль из Лицензионного договора с правообладателем, где являлся получателем лицензий — Лицензиатом. В итоге: мы имеем в одном договоре и Лицензиата и Сублицензиата, что довольно странно.
Давайте разбираться в терминологии.
Лицензиар (licensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, собственник изобретения, патента, технологических знаний и прочей интеллектуальной собственности, выдающий своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих прав в определенных пределах. Лицензиарами могут выступать патентообладатели, владельцы товарных знаков, брендов, ноу-хау.
Лицензиат (licensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности, соглашающиеся оплачивать вознаграждение (роялти).
Сублицензиар (sublicensor) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, передающий своему контрагенту (сублицензиату) по сублицензионному соглашению неисключительные права (лицензию) на изобретение, патент, технологические знания и прочую интеллектуальную собственность, полученную по лицензионному соглашению от правообладателя, в пределах не шире, чем в лицензионном соглашении с правообладателем.
Сублицензиат (sublicensee) — юридическое / физическое лицо / индивидуальный предприниматель, получивший лицензию через посредника по сублицензионному соглашению на осуществление конкретного вида деятельности или использование объекта интеллектуальной собственности.
Здравый смысл, логика и статья 1238 ГК РФ наталкивают меня на следующий сценарий:
-
Правообладатель передаёт права посреднику. Заключается первичный лицензионный договор. Правообладатель выступает в роли Лицензиара, а посредник - в роли Лицензиата.
-
Посредник передаёт права другому посреднику или конечному пользователю. Заключается сублицензионный договор в рамках первичного лицензионного договора. Посредник выступает в роли Сублицензиара, а получатель прав (другой посредник или конечный пользователь) - в роли Сублицензиата.
Откуда в сети столько шаблонов с Лицензиатом и Сублицензиатом в одном соглашении мне не понятно. Это противоречит самой сути сублицензионного соглашения и определениям ролей участников.
Тут вообще в одну кучу ещё и Лицензиара притянули.
В Статье 1238 ГК РФ этот момент не регламентируется и описан весьма косвенно. В других официальных источниках я не нашёл подтверждения возможности использования роли Лицензиата в сублицензионных договорах. Подавляющий объём информации в интернете по этому вопросу - это субъективная трактовка сути Статьи 1238 ГК РФ. Кто-то пишет сублицензиар и сублицензиат, кто-то - лицензиат и сублицензиат, а кто-то вообще - лицензиат (сублицензиар) и сублицензиат.
Если у кого есть компетентные мысли по этому поводу - жду пояснений юристов в комментариях.
Автор: Кирилл
